A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a proibição para que o Président Restaurante, atualmente chamado Les Présidents e comandado pelo chef Erick Jacquin, utilize a mesma marca e denominação social da empresa de laticínios Président. A decisão reacende o debate sobre os limites para o uso de marcas semelhantes e os cuidados que empresas devem ter antes de escolher e registrar um nome.

De acordo com o advogado especialista em registro de marcas César Capitani, essa decisão deixa o recado de que estar em um segmento diferente nem sempre é suficiente para evitar um problema.

“Se as empresas atuam no mesmo universo econômico (Ex.: uma empresa fabrica tintas e outra presta serviços de pintura) e o consumidor pode imaginar que existe alguma ligação entre elas, a Justiça pode reconhecer a violação da marca. Ou seja, o que importa é o risco de confusão ou de associação indevida.”

Afinidade entre mercados

Sobre como a Justiça define quando existe afinidade entre mercados, ele aborda que a Justiça não analisa apenas a atividade descrita no contrato social ou a classe do INPI.

Ela observa como o consumidor enxerga aquele mercado. Se os produtos ou serviços fazem parte do mesmo setor, atendem ao mesmo público ou podem ser associados entre si, existe afinidade mercadológica, mesmo que as empresas façam coisas diferentes.

Palavra

O restaurante alegou que “Président” é uma palavra comum da língua francesa. Contudo, é importante saber quais situações um termo de uso comum pode ou não receber proteção como marca.

“A alegação não procede, porque o fato de uma palavra existir no dicionário não impede que ela seja registrada como marca. O que a lei protege é a capacidade daquela palavra identificar uma determinada empresa dentro do seu segmento. Se ela consegue distinguir a origem dos produtos ou serviços, pode receber proteção, mesmo sendo uma palavra de uso comum em outro idioma.”

Decisão judicial

Outros detalhe é que o fato de o INPI já ter negado o pedido de registro da marca pelo restaurante pesou na decisão judicial.

“O Tribunal destacou que o INPI já havia negado o registro justamente por existir uma marca anterior muito semelhante. Embora o Judiciário não seja obrigado a seguir a decisão do INPI, isso reforçou o entendimento de que havia conflito. Por isso, pesquisar a viabilidade e buscar o registro antes de lançar uma marca é uma das melhores formas de evitar prejuízos futuros.”

Aproveitamento parasitário

A decisão também cita o chamado “aproveitamento parasitário”. Por isso, o advoda explicou que esse aproveitamento acontece quando uma empresa tenta pegar carona na reputação construída por outra.

Nem sempre há uma cópia idêntica da marca. Basta que o nome ou a identidade utilizada seja capaz de fazer o consumidor associar um negócio ao outro, permitindo que a empresa obtenha vantagem pela fama alheia.

Pesquisas

Aliss, vale mencionar que muitos empreendedores fazem pesquisas rápidas na internet antes de escolher o nome do negócio. Porém, Capitani ressalta que isso não é suficiente.

“Pesquisar no Google ou nas redes sociais é apenas o primeiro passo. O correto é fazer uma busca técnica no banco de dados do INPI e analisar não só marcas idênticas, mas também marcas parecidas que possam gerar conflito. Muitas empresas descobrem tarde demais que o nome escolhido já tinha proteção jurídica.”

Prejuízos

Uma empresa que investe em identidade visual, fachada, marketing e depois é obrigada judicialmente a mudar de nome tem um prejuízo enorme.

“Além de perder todo o investimento em fachada, embalagens, site, redes sociais e materiais de divulgação, a empresa pode perder clientes, ter que reconstruir sua reputação praticamente do zero e ainda ser condenada ao pagamento de indenização. Umasimples pesquisa preventiva teria evitado tudo isso.”

Orientação

A principal orientação para empreendedores é não escolher uma marca apenas porque ela é bonita ou porque o domínio da internet está disponível. Antes de investir dinheiro no negócio, faça uma pesquisa especializada e verifique se o nome pode ser registrado. Um pequeno investimento na fase inicial pode evitar uma disputa judicial e um prejuízo muito maior no futuro.