Registrar uma marca é um dos principais passos para proteger o nome de uma empresa, produto ou serviço. No entanto, o registro não significa que o titular poderá manter aquele direito indefinidamente sem utilizar a marca no mercado.
O caso envolvendo as marcas Ploc e Ping Pong chama atenção justamente para essa questão e mostra que até marcas conhecidas podem ficar sujeitas à caducidade quando deixam de ser utilizadas.
De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), um registro pode caducar, a pedido de pessoa com legítimo interesse, quando já tiverem passado cinco anos da concessão e o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos. O titular também pode apresentar uma justificativa legítima para o desuso.
Para explicar como funciona esse mecanismo e quais cuidados empresas e empreendedores devem ter, o advogado especialista em registro de marcas César Capitani esclarece as principais dúvidas sobre o assunto.
O que é a caducidade de uma marca?
A caducidade é um mecanismo previsto na legislação brasileira que pode levar à extinção de um registro de marca que não esteja sendo utilizado nas condições previstas em lei.
Segundo César Capitani, a lógica é evitar que uma empresa mantenha exclusividade sobre um nome que não utiliza mais.
“Se você tem exclusividade sobre um nome, mas não usa mais esse nome no mercado, não faz sentido poder bloqueá-lo para sempre. A caducidade existe justamente para evitar que marcas fiquem eternamente ‘presas’ a quem já não as utiliza”, explica.
Marca famosa também pode perder o registro
A fama de uma marca não impede, por si só, um procedimento de caducidade. De acordo com Capitani, o tamanho, o valor ou o reconhecimento de uma marca não são suficientes para garantir a manutenção do registro caso não haja uso nas condições exigidas pela legislação.
“Qualquer marca pode perder o registro, independentemente do tamanho, da fama ou do valor que ela tenha”, afirma.
Assim, uma marca que foi muito conhecida no passado também precisa observar as regras relacionadas à utilização do registro.
Cinco anos sem uso não significam perda automática
Um dos principais pontos de atenção é que a marca não perde o registro automaticamente ao completar cinco anos sem uso.
O procedimento depende de um requerimento de caducidade apresentado por pessoa que tenha legítimo interesse. O INPI analisa, entre outros pontos, se o pedido atende aos requisitos para ser conhecido e se o titular consegue comprovar o uso da marca ou justificar o desuso.
Quando é apresentado um pedido de caducidade, o titular é intimado para se manifestar e tem o ônus de provar o uso da marca ou justificar a falta de utilização por razões legítimas. A legislação prevê prazo de 60 dias para essa manifestação.
Como comprovar que uma marca continua sendo utilizada?
Não basta ter o certificado de registro ou manter o logotipo arquivado. É necessário demonstrar que a marca é utilizada de forma pública e efetiva no mercado para identificar os produtos ou serviços para os quais foi registrada.
Entre os documentos que podem contribuir para essa comprovação estão notas fiscais, embalagens, materiais publicitários, catálogos e documentos comerciais.
“O importante não é simplesmente mostrar que a marca existe no papel ou que o logotipo continua guardado no computador. É mostrar que ela está sendo usada de verdade na atividade para a qual foi registrada”, explica Capitani.
O INPI destaca que o uso deve ser compatível com a função da marca e estar relacionado aos produtos ou serviços registrados.
E se a empresa pretende relançar o produto?
A intenção de voltar a utilizar uma marca no futuro, sozinha, não substitui a comprovação do uso.
“Só falar que pretende relançar o produto não basta. Se fosse assim, qualquer empresa poderia manter uma marca parada por décadas dizendo que ‘um dia pretende voltar’”, afirma o advogado.
A legislação, porém, prevê uma exceção importante: o titular pode justificar o desuso por razões legítimas. Nesses casos, a justificativa será analisada no procedimento de caducidade.
A empresa pode manter uma marca apenas para impedir que concorrentes utilizem o nome?
Enquanto o registro estiver válido, ele continua produzindo seus efeitos. Entretanto, o direito sobre a marca não deve ser confundido com uma autorização para mantê-la indefinidamente sem utilização.
Se forem preenchidos os requisitos legais para a caducidade, uma pessoa com legítimo interesse poderá apresentar o pedido ao INPI.
“Se a marca ficar anos sem uso, outra empresa pode pedir a caducidade e tentar liberar aquele nome. A lei não foi feita para permitir que alguém registre uma marca, abandone o produto e fique segurando aquele nome eternamente só para ninguém mais usar”, destaca Capitani.
O que acontece se o registro for extinto?
A perda do registro por caducidade não significa que outra empresa receberá automaticamente o direito sobre aquela marca.
Depois da extinção do registro, um interessado poderá apresentar um novo pedido ao INPI. No entanto, esse pedido será submetido à análise e poderá ser impedido por outras regras da legislação marcária.
Ou seja, a caducidade pode abrir espaço para um novo pedido, mas não garante automaticamente o registro para quem solicitou a extinção da marca anterior.
Além disso, a caducidade pode ser parcial. Isso significa que, dependendo do caso, a extinção pode atingir apenas parte dos produtos ou serviços abrangidos pelo registro.
O que pequenos empresários precisam aprender com o caso?
Para César Capitani, a principal lição é que o cuidado com uma marca não termina depois da concessão do registro.
“É só não esquecer da marca depois que registrar ela. Se você parou de usar aquele nome por anos, existe o risco de alguém se interessar por ele e pedir a caducidade”, orienta.
Por isso, além de registrar a marca, é importante acompanhar sua utilização, manter documentos que possam comprovar a atividade comercial e ficar atento aos prazos e às obrigações relacionados à propriedade industrial.
O caso também mostra que o tamanho das empresas envolvidas não é o ponto central de uma discussão sobre caducidade. O que importa é a existência do direito, o cumprimento das exigências legais e a capacidade de demonstrar o uso da marca quando necessário.
Sobre César Capitani
César Capitani é advogado especialista em registro de marcas e atua na orientação de empresas e empreendedores em questões relacionadas à proteção de marcas e propriedade intelectual.
